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弁理士事務所IdeaDefence

(特許事務所アイデアディフェンス

弁理士事務所IdeaDefenceは、企業における知財紛争対応やその未然防止活動の経験の豊富な知財事務所です。


[Topics]
2025/7/13 神戸発明研究会にて「個人発明家と知財」に関する講演を行いました。

2025/4/26 顧客情報を機械学習に用いさせないAI有料アカウントの使用を始めました。まずは校正に役立てています。


当所設立前に、企業内弁理士として、以下のような経験をし、それを生かした活動を行っています。

ライセンス案内(警告書)と訴訟

特許のライセンス案内(警告書)が来て、検討の結果お断りしたが、訴訟をされてしまったことがあります。

無効理由があると思われる特許を使って、強引な要求をする会社があります。一度お金を払うとカモになるので、訴訟リスクを考慮しつつ、理不尽な要求に対しては金を払わないという経営判断もありえます。その際、良い知財系弁護士をあらかじめ探して、訴訟に備えておくのがいいです。

ライセンス案内とライセンス交渉

外国の子会社に特許のライセンス案内(警告書)が来て、交渉の結果減額されたので、ライセンスを受けることにしたことがあります。

リスクを総合的に考えて、ライセンスを受けるのはありえます。でも減額交渉は必須です。

ライセンスを生かして新規ビジネスを行う

自社製品の性能アップのため、他社の特許のライセンスを受けたことがあります。

自前技術だけでなく他社の技術も使って、魅力的な新商品を出すのは、ライセンス条件が妥当ならお得です。

他社にまねされたくないが、特許取得はお金がかかりすぎる! どうすべきか

特許を出すには、作成+審査+維持を合わせると、ざっくり100万円以上かかります(国内1件だけで)。

とはいえ、特許商品がヒットすると、他社が類似品を出し、自社の売上が何億円も減ることがあります。

そう考えると、特許を出す件数ノルマを技術者に課す大企業特許費用を無駄と考える中小・中堅企業、どちらも極端です。「この技術を独占できたらいくらもうかるか」を考えて、特許出願の必要性を判断しましょう。

自社で開発した技術を、他社に特許にされてしまった。

他社から権利行使を受けた場合に備え、自社の「先使用権」を主張できるような証拠を集めたことがあります。でも、せっかく自社で開発したのに、他社に自由に使われ、何も言えないのは残念。特許を出しておくべきでした。

●製造委託をするとき、特許を出した方がいいのか?

製造委託先は技術の詳細を知る立場なので、今は味方でも、将来の模倣先になるリスクがあります。製造委託をするときは、契約(製造委託契約の「同一・類似」模倣禁止条項)で守るとともに、「類似」のあいまいさをカバーするため、特許でも守るのがいいでしょう。

●優秀な社員が発明したが、特許を出した方がいいのか?

優秀な社員が退社後に競合ビジネスを始めると困ります。社員の発明を「職務発明規定」で自社のものにして特許を出しておくと、退社した社員が競合ビジネスを始めるリスクを低減することができます。

ノウハウや製造方法を特許出願した方がいいのか?

製造方法が、隠しておきたい「秘伝のタレ」であり、モノを見てもノウハウや製造方法がわからないのであれば、特許を出すのはお勧めできません。その場合、ごく少数の人だけで秘密を守るとともに、タイムスタンプで先使用権を確保するといいでしょう。

特許を取ったが、発展途上の技術なので回避されそうだ

特許を取ったが回避されてしまうことは、普通にあります(特許を出したが自社技術すらカバーしない時も多い!)。
それを避けるには、バリエーションを想像して特許に書いておく「特許作成技術」、審査で妥協しない「審査応答技術」、技術の変化に応じて内容を変える「分割出願」などが大事になります。専門家の腕の見せ所ですが、他の方にわかりにくいので往々にして手抜きがあります。
田所 照洋著「オオカミ特許革命」に、私の言いたいことが詳しく書かれています。

●拒絶理由通知の対応が厳しそうだ

私たちは拒絶理由対応のノウハウを持っています。
拒絶理由を解消するため、審査官の言いなりに補正してしまうと、権利範囲が狭く「使えない特許」になってしまいます。そのような場合、実質的でない限定を加える戦略があります。
また、厳しい審査官を避け、拒絶査定不服審判を行うことも良策です。特許庁の審判部は、出願人に有利な知財高裁の最近の判決をよく知っており、それに沿って特許を認める可能性が審査官よりも高いからです

他社が特許を持っているが、マネしたい

他社の特許を回避しつつ、似た特徴を有する製品化について技術者にアドバイスしたこともあります。ご相談いただければ回避の知恵を出します。


費用など

※現在や以前のクライアントの利益と相反する依頼はお受けできません。
有料対応は、事前に見積書を発行、または概算見積額を連絡し、承認いただいてから行います。
宿泊費・交通費などの実費が発生する業務も、事前に連絡の上、実費請求の承認を頂いてから行います。
弁理士としての秘密保持義務を遵守しますが、秘密保持契約の締結が必要であればご連絡下さい。

連絡先

依頼の他、コメント、ディスカッション、質問、感想、リンクを張るなど、なんでも結構です。まずはメールを下さい。

住所:兵庫県西宮市
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e-mail:mwatanabe@ideadefence.com
(一般的な綴りdefen[s]eでなく、イギリス英語defen[c]eです)
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代表 弁理士 渡邉 昌規 (Watanabe Masanori)
普段は「渡辺 昌規」を使用。渡邉は弁理士登録名です。

登録番号 T5810597575068

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写真:夕暮れの大阪城の堀(掘の広さを強調) by M. Watanabe